Doutrinas Essenciais – Novo Processo Civil

10. O Novo Código de Processo Civil e a Propriedade Industrial: O Impacto das Inovações Sobre Tutela Provisória - Capítulo I - Tutela Provisória

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Autores:

HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO

Professor Associado na UERJ. Promotor de Justiça no RJ. humbertodalla@gmail.com

TATIANA MACHADO ALVES

Mestranda em Direito Processual na UERJ. Advogada no RJ. malves.tatiana@gmail.com

ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO DE PINHO

LLM (Master of Laws) candidate – Stanford University. Advogado no RJ. roberto.rodrigues@lickslegal.com

Sumário:

Área do Direito: Processual

Resumo:

Tendo em vista a noção de instrumentalidade do processo civil, as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil brasileiro são melhores compreendidas no contexto do seu uso para a defesa dos direitos materiais em juízo. Assim sendo, o presente artigo busca analisar como as novidades em matéria de tutela provisória impactarão as ações relativas a direitos da propriedade industrial, nas quais esse instituto processual assume considerável importância.

Abstract:

In light of the notion of instrumentality of civil procedure, the innovations of the new Brazilian Code of Civil Procedure are better understood in the context of their use for the judicial defense of material rights. Thereby, this article will seek to analyze how the novelties regarding provisional remedies will impact intellectual property lawsuits, to which this procedural institute is considerably important.

Palavra Chave: Processo Civil - Novo Código de Processo Civil - Propriedade Industrial - Tutela provisória

Keywords: Civil Procedure - New Code of Civil Procedure - Intellectual Property - Provisional remedies

Revista de Processo • RePro 257/319 – 340 • Jul./2016

1. Considerações iniciais

Em 1 março de 2016, o novo Código de Processo Civil brasileiro (Lei 13.105, de 16.03.2015) entrou em vigor, 2 e com ele, diversas novidades foram implementadas no ordenamento jurídico brasileiro, afetando a prática judiciária. É inegável, portanto, que a compreensão das inovações trazidas pelo novo CPC é de suma importância para garantir a adequada defesa dos direitos materiais em juízo.

Diversos autores vêm analisando as inovações do novo CPC sob a ótica do direito civil, do direito do consumidor, do direito ambiental, do direito tributário, do direito do trabalho, dentre outros; focando, para tanto, nas alterações mais relevantes para cada ramo do direito. Nessa dimensão, os direitos da propriedade industrial não poderiam ser deixados de lado.

O termo "propriedade industrial" (PI) engloba os direitos e obrigações referentes a patentes (de invenção e de modelo de utilidade), desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e concorrência desleal. A sua regulação é dada pela Lei 9.279, de 14.05.1996, denominada de Lei da Propriedade Industrial ou LPI, a qual já traz algumas particularidades interessantes que envolvem a tutela desses direitos em juízo. É o caso, por exemplo, da obrigatoriedade de participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 3 nas ações de nulidade de patente, de registro de desenho industrial e de registro de marca (arts. 57, 118 e 175, da LPI, respectivamente), configurando uma hipótese clara de litisconsórcio passivo necessário.

A LPI prevê, ainda, nos seus arts. 57, § 1.º, 118, e 175, § 1.º, um prazo diferenciado de 60 (sessenta) dias para que o réu titular da patente ou do registro apresente a resposta à ação de nulidade.

Nesse ponto, inclusive, certamente se debaterá a incidência do art. 219 do novo CPC, o qual prevê que a contagem dos prazos processuais passa a ser restrita aos dias úteis. Tal disposição conflitará com a previsão do art. 221 da LPI, que estabelece que "os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos", incluindo, evidentemente, o prazo para resposta da ação de nulidade. 4

Em uma primeira análise entendemos que, tendo em vista que o prazo dos arts. 57, § 1.º, 118, e 175, § 1.º, da LPI, é tipicamente processual (prazo para resposta), a nova regra do CPC/2015 também deveria ser aplicada às ações de nulidade de títulos de propriedade industrial no que tange à forma de contagem. Ou seja, o art. 219 do novo CPC deve prevalecer sobre o art. 221 da LPI. Com isso, o prazo em questão passaria a ser de 60 (sessenta) dias úteis. 5

A crítica que poderia ser feita a esse entendimento tem por fundamento um dado histórico. Bem se sabe que a previsão da LPI do prazo de 60 (sessenta) dias tinha a finalidade de igualar o prazo de resposta do réu pessoa privada como o do INPI, que, segundo o art. 188 do CPC/1973, tinha prazo em quádruplo para contestar - ou seja, 60 (sessenta) dias. Dessa forma, uma vez que no novo CPC o prazo para todas as manifestações processuais dos entes públicos será em dobro, conforme prevê o artigo 183, o prazo para resposta do INPI será de 30 (trinta) dias úteis. Assim sendo, se a ratio dos referidos artigos da LPI, era garantir a isonomia entre os réus na ação de nulidade de PI, a manutenção de um prazo de 60 (sessenta) dias para o titular da patente, e com contagem em dias úteis, violaria esse princípio.

Ocorre que, a nosso ver, essa é uma disparidade que deve ser regularizada em sede legislativa, não sendo possível dar soluções de lege ferenda que afastem a boa técnica e a aplicação correta da norma processual.

Inobstante, essa questão, como se vê, não é simples, e é apenas um dos pontos relativos à propriedade industrial sobre o qual o novo CPC terá impacto.

Assim sendo, e tendo em mente que seria muita pretensão exaurir todas as inovações do CPC/2015 em apenas um artigo, nos propusemos a realizar uma exposição objetiva das novidades trazidas pelo novo diploma legal para o tratamento da tutela provisória, verificando o seu impacto nas ações relativas a direitos de propriedade industrial, em razão da importância que esse instituto processual assume para esse ramo do direito material.

2. A tutela provisória e a propriedade industrial

O novo CPC deu um passo significativo para um melhor regramento do instituto da tutela provisória no direito brasileiro ao (i) unificar o tratamento da tutela antecipada e da tutela cautelar sob a categoria da "tutela de urgência", (ii) sistematizar a figura da "tutela da evidência" e torná-la independente da urgência, e (iii) incorporar novidades pontuais que contribuem para a sua efetividade. 6

A tutela cautelar e a tutela antecipada sempre foram instrumentos de grande valia para assegurar a proteção do direito material e a efetividade da prestação jurisdicional, em virtude da sua finalidade precípua e comum de amenizar o problema da demora do processo.

Embora a Constituição Federal de 1988 consagre a duração razoável como uma garantia fundamental do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988), ela deve ser sempre ponderada com os demais direitos e garantias constitucionais, tais como a segurança jurídica, o contraditório, e a ampla defesa, dentre outros.

Além disso, é imperioso reconhecer que o processo demanda um tempo natural para o seu desenvolvimento. O procedimento comporta determinadas fases e etapas que garantem que as partes possam formular suas pretensões e produzir as provas aptas a embasar suas alegações. Da mesma forma, a observância do procedimento permite que o magistrado possa conhecer a fundo a causa e prolatar uma decisão mais justa e correta, fundada em uma cognição exauriente.

Por esses motivos, não basta "acelerar" o processo para que se alcance a promessa constitucional do acesso à Justiça e se obtenha uma tutela jurisdicional justa e efetiva. O equilíbrio é alcançado através da previsão de mecanismos legais que permitam minimizar os danos causados pelo tempo do processo, sem sacrificar outros valores essenciais do Estado Democrático de Direito.

Nas ações relativas a direitos da propriedade industrial, a tutela antecipada, em particular, representa um grande atrativo para os seus titulares. Como muitas dessas ações envolvem questões complexas, que demandam, em muitos casos, a realização de prova pericial, o tempo para o desenvolvimento do processo acaba sendo demasiadamente longo, implicando um potencial prejuízo para o titular do direito.

No caso específico das ações que discutem a violação de um direito de PI (i.e. infração, contrafação, pirataria, concorrência desleal), as disputas costumam envolver empresas concorrentes em um determinado mercado, razão pela qual o uso não autorizado de um invento, de uma marca, ou de um desenho industrial, além de representar uma violação ao direito em si, 7 também pode gerar prejuízos sobre a imagem e/ou sobre os negócios do titular do direito, em virtude da potencial perda de parcela de mercado e desvio de clientela.

Por esse motivo, é comum que os titulares desses direitos tenham por interesse primário a obtenção de uma tutela inibitória, ainda em sede de cognição sumária, que faça cessar, deimediato, esse uso não autorizado. O recebimento de uma indenização futura pelos atos de infração, em boa parte das vezes, assume um papel secundário - embora não irrelevante - na disputa. 8

A tutela antecipada também encontra terreno fértil nas ações de nulidade de patente, de registro de marca ou de registro de desenho industrial, na forma de um requerimento de suspensão dos efeitos do título até o julgamento do mérito. Aqui há que se ter em vista que, muitas vezes, as ações de nulidade são ajuizadas como resposta a uma demanda anterior de infração daquele direito de propriedade industrial que se pretende anular, ou como forma de se prevenir contra uma possível acusação futura de violação. Isso porque, diante de uma alegação de violação de um direito de PI, o suposto infrator tem dois caminhos possíveis (não excludentes): alegar a não infração ou a nulidade do título. 9 Nessa última hipótese, a obtenção de uma liminar em sede de ação de nulidade suspendendo os efeitos da patente ou do registro pode evitar que o titular do direito impeça o alegado infrator de continuar fazendo uso do objeto da patente ou do registro. 10

2.1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência

Embora não tenha havido propriamente grandes mudanças, é importante fazer algumas observações sobre a previsão do novo Código acerca dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Conforme já dito, com a unificação do tratamento da tutela antecipada e da tutela cautelar sob a categoria da "tutela de urgência", os requisitos para a sua concessão vieram previstos em um mesmo artigo, que exige a presença de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300).

Ao contrário do que uma primeira leitura apressada poderia fazer crer, esse dispositivo não traz dois requisitos iguais para a tutela antecipada e para a tutela cautelar, mas sim três requisitos: um requisito que se aplica às duas figuras, que é a probabilidade do direito, e dois requisitos alternativos, quais sejam, o perigo de dano, aplicável à tutela antecipada, e o risco ao resultado útil do processo, que tem pertinência quando estamos tratando de tutela cautelar. Embora essa distinção possua mais efeitos dogmáticos do que práticos - uma vez que não será o uso da expressão "errada" que impedirá o requerente de obter a tutela pleiteada -, é pertinente atentar para esse detalhe.

Uma elogiável novidade do novo CPC consiste no abandono da exigência da "prova inequívoca", constante no art. 273 do diploma anterior. O significado dessa expressão sempre gerou controvérsia em sede doutrinária e jurisprudencial. Cândido Dinamarco, por exemplo, entendia que a caracterização da prova como inequívoca dependeria da sua força persuasiva, que seria mais elevada quando não houvesse outros elementos probatórios que contradissessem a prova. 11 Por sua vez, para José Carlos Barbosa Moreira o conceito se assentaria na possibilidade de atribuição de mais de um sentido àquela prova. Assim, quando houvesse uma única interpretação possível, poder-se-ia dizer que se tratava de uma prov a inequívoca. 12

Seja como for, a referência a uma prova inequívoca que convencesse o magistrado da verossimilhança das alegações autorais sempre pareceu uma grande contradição. Como seria possível que em sede de cognição sumária não houvesse mais margens para dúvidas? Como se poderia exigir uma prova inequívoca, muitas vezes interpretada pela jurisprudência como aquela prova que deixa a questão fática clara e dispensa a necessidade de outras provas no curso do processo, 13 para o simples convencimento acerca da verossimilhança (e não certeza) das alegações?

Ao falar apenas em "elementos que evidenciem a probabilidade do direito", o novo Código resolve a celeuma do diploma legal anterior sem eliminar a necessidade de a parte apresentar elementos probatórios que suportem as suas alegações. Tendo em vista que a valoração das provas apresentadas pelo requerente da tutela de urgência é feita pelo juiz, que decide se, diante desses elementos, haverá ou não probabilidade do direito da parte, não há justificativa para uma qualificação apriorística e ope legis da prova que estabelecesse que somente a prova inequívoca (adjetivo este de difícil definição, como visto) seria capaz de convencer o juiz em sede de cognição sumária.

Nas ações relativas a direitos de propriedade industrial, é interessante tentar imaginar como a...

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28 de Janeiro de 2022
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