Novo Manual de Direito Comercial [Direito de Empresa] - Ed. 2020

Capítulo 36. Contratos Intelectuais - Quinta Parte - Contratos Empresariais

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1. INTRODUÇÃO

Contratos intelectuais são os contratos empresariais relacionados aos direitos intelectuais, isto é, à propriedade industrial (cessão de patente, cessão de registro industrial, licença de uso de patente de invenção, licença de uso de marca e transferência de tecnologia) ou ao direito autoral (a comercialização de software).

A lei cuida do registro destes contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Esta formalidade, no entanto, visa apenas a conferir eficácia ao negócio perante terceiros, notadamente o fisco e as autoridades monetárias. Assim, para que a remuneração devida em razão do contrato possa servir de base para a dedutibilidade fiscal e para que a sua remessa ao exterior seja admitida pelo governo, é indispensável o cumprimento deste requisito formal. Porém, para que o contrato produza efeitos entre os contratantes, é irrelevante se foi providenciado, ou não, o registro no INPI.

2. CESSÃO DE DIREITO INDUSTRIAL

A cessão de direito industrial pode ter por objeto uma patente (de invenção ou de modelo de utilidade) ou um registro industrial (de desenho industrial ou de marca).

No primeiro caso, o titular da patente (cedente) transfere os direitos desta, total ou parcialmente, ao outro contratante (cessionário). A cessão pode dizer respeito a patente já concedida pelo INPI, ou apenas solicitada (LPI, art. 68).

A cessão pode ser total, quer dizer, compreender todos os direitos titularizados pelo cedente, ou parcial. Esta última pode ser limitada quanto ao objeto da patente (transferem-se alguns dos direitos industriais outorgados pelo instrumento) ou quanto à área de atuação do cessionário (transfere-se o direito de exploração econômica com exclusividade dentro de certo país, por exemplo). A cessão parcial do direito industrial pode ser também utilizada para a instituição de condomínio sobre a patente. Neste último caso, o condômino pode explorar a patente de forma isolada e independentemente do pagamento de remuneração aos demais coproprietários. Contudo, nenhum deles pode ceder, licenciar ou autorizar a exploração da patente por terceiros sem a anuência dos demais.

Rege-se a cessão de patente pelas normas atinentes à cessão de direitos, observadas as disposições específicas da legislação sobre a propriedade industrial (LPI, arts. 58 a 60).

Assim, o cedente responde, perante o cessionário, pela existência do direito industrial à data da cessão (CC, art. 295). Ou seja, se for declarado o cancelamento, a nulidade ou caducidade da patente, por fato anterior à cessão, o cessionário terá direito à resolução do contrato com perdas e danos. Em se tratando de anulação ou caducidade parcial, o cessionário poderá preferir o abatimento no preço da cessão ao desfazimento desta.

Ademais, o cedente responde por perdas e danos caso a invenção ou modelo não apresente o desempenho por ele propagado. Não responde, porém, pelos resultados unilateralmente esperados pelo cessionário, mas não obtidos com a exploração da patente.

Na hipótese de o cedente aperfeiçoar o invento patenteado, poderá obter o direito ao aperfeiçoamento, não se encontrando obrigado a cedê-lo ao cessionário se não houver esta obrigação contratual. Contudo, se a cessão tiver sido total, não poderá explorar o aperfeiçoamento junto com a invenção cedida, sem a anuência do cessionário, ou de titular atual da patente, salvo se o instrumento de cessão dispuser em contrário. Por fim, o cedente tem o direito moral à veiculação de seu nome na publicidade ou comercialização da invenção ou modelo, mesmo após sucessivas cessões.

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5 de Dezembro de 2021
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1153074574/capitulo-36-contratos-intelectuais-quinta-parte-contratos-empresariais-novo-manual-de-direito-comercial-direito-de-empresa-ed-2020