Jurisdição e Direito Privado - Ed. 2020

29. Marca, Concorrência e Jurisdição

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Paula Andrea Forgioni

Professora Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Ruy Pereira Camilo Júnior

Mestre e doutor em direito comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Análise Econômica pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, com extensão na Universidade de Grenoble – 2.

1.Uma homenagem necessária

Um país precisa de instituições. Sua construção é um trabalho incessante e diário e que a muitos compete. Uma corte de vértice como o STJ pode ser comparada a um canteiro de obras institucional: suas decisões em matéria empresarial asseguram o funcionamento dos mercados, consagram parâmetros de comportamento e estabilizam expectativas, permitindo o cálculo econômico racional.

Um país precisa de figuras modelares. Em tempos conflituosos e polarizados, as novas gerações anseiam por pessoas que exerçam com excelência e serenidade suas missões e atividades.

Um país precisa de magistradas. Muitas mulheres vocacionadas ao exercício da jurisdição viram frustrados seus sonhos ou tiveram de incorrer em enormes sacrifícios pessoais para compatibilizar suas missões de juízas, esposas e mães, quando vencidas as barreiras do preconceito.

Por tudo isso, é não apenas merecida, mas necessária, a homenagem à magistrada Fátima Nancy Andrighi. Essa ministra sempre pautou sua atividade jurisdicional pela preocupação com uma compreensão profunda da realidade – apreendida por vezes com as chaves de uma análise econômica dos conflitos trazidos ao STJ –, e se guiou pela tutela da boa-fé nas relações civis e empresariais. É um modelo para todos e uma inspiração para as juízas brasileiras.

No presente trabalho, os autores analisam as contribuições dos votos da ministra em um tema de absoluta relevância econômica: o direito marcário. Serão abordados o papel da jurisprudência na garantia das relações concorrenciais, os parâmetros de interpretação empregados pela Ministra Nancy na fixação do sentido do direito federal atinente às marcas – com a citação de vários precedentes –, e finalmente, discutidos alguns leading cases nessa matéria, relatados pela homenageada: 1) a dispensa de comprovação de prejuízos nos processos de contrafação de marca, caracterizando um dano in re ipsa; 2) a fixação de critérios para a solução de colidências entre marcas e nomes empresariais; 3) a percepção das mutações semânticas das marcas, abordando os fenômenos opostos da generificação e da distintividade adquirida (secondary meaning), e a diferença entre marcas fracas e fortes.

2.Atividade jurisdicional e concorrência

O cientista político britânico Harold Laski e o Justice da Suprema Corte Norte-americana Oliver Holmes trocaram centenas de cartas. Em uma missiva de 1927, Laski elogia a atuação daquele magistrado por revelar “a useful sense of a complex world 1 ”. De fato, de um grande juiz, não se espera visão simplista ou superficial do mundo, mas a apreensão de toda a sua complexidade. Já nos advertia Oscar Wilde que a verdade raramente é simples.

A percepção da riqueza e da multiplicidade dos fenômenos é particularmente importante para o magistrado que se depara com questões concorrenciais. Já nos ensinava Ascarelli que “la concorrenza è un fatto”, resultante de diversos fatores, e que exige do jurista “una esatta intelligenza della realtà” 2 . Talvez seja esta a principal característica dos votos da Ministra Nancy Andrighi: a busca de prévia compreensão do sentido das forças concorrenciais, em lugar de uma postura abstrata e meramente formalista.

A concorrência não é um estado natural e constante do sistema econômico, estando intrinsicamente ligada às suas estruturas institucionais. Toda concorrência é concorrência regulada, desenvolvendo-se nos limites que lhe são deixados pelo direito positivo, cogente. Assim não fosse e estaríamos em meio a um vale-tudo, pleno de disfuncionalidades, destruição de valor e bem-estar social. O mercado tem “regras do jogo”, essenciais para seu funcionamento 3 , que devem ser necessariamente respeitadas. A concorrência deve ser protegida dos agentes econômicos que não respeitam essas regras.

Nesse quadro, a tutela da concorrência deve ser calibrada com precisão, para não se tornar ela própria elemento de seu enfraquecimento ou freio ao dinamismo dos mercados. O direito comercial tem compromisso com a inovação e com o progresso, e não com a preservação do status quo 4 .

É esse o desafio que se coloca para a decisão das lides envolvendo marcas. Esse sinal distintivo, “coletor de clientela” [Ascarelli], adquiriu protagonismo no século XX, com a generalização da produção em massa e o desenvolvimento da publicidade. Sua importância fica ainda mais acentuada em nossa época, no qual o comércio passa a ser crescentemente on line – com perda de relevância dos pontos comerciais físicos – e os esforços de marketing servem-se das redes sociais.

Na tutela dos direitos concorrenciais, a Ministra Nancy Andrighi vislumbra um papel irrenunciável do Poder Judiciário. Em relevante precedente, o STJ, em julgamento de relatoria daquela magistrada, afirmou ser “possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência” respaldado no artigo 129, parágrafo 1º, LPI, desprovendo recurso do INPI que afirmava ser esta matéria de sua exclusiva competência e que seria necessária prévia impugnação administrativa ( REsp 1.484.975-PR , j. 1.12.16).

No entanto, há também preocupação de resguardar o campo próprio do mérito administrativo, sem prejuízo do oportuno controle de legalidade e legitimidade do Poder Judiciário. Em outro acórdão de sua relatoria, a Ministra Nancy assim se manifestou:

A recorrente teve a iniciativa de ajuizar ação objetivando a declaração do alto renome da marca ABSOLUT, sem que houvesse prévia manifestação do INPI. Como visto, porém, a lacuna presente na Resolução nº 121/05 autoriza o Poder Judiciário a, num primeiro momento, apenas suprir a omissão do INPI em declarar de forma direta a existência ou não do alto renome de uma marca. Deveria a recorrente, portanto, ter se limitado a adotado medida judicial tendente a provocar a manifestação do INPI. Conclui-se, assim, que ao reconhecer o alto renome da marca ABSOLUT, na ausência de uma declaração administrativa do INPI a respeito, a decisão rescindenda exerceu função que legalmente compete àquele órgão, violando a tripartição dos poderes do Estado, assegurada pelo art. da . Vale dizer, não houve controle do ato administrativo, mas efetiva prática deste ato em substituição ao INPI ( REsp 1162281 – RJ, j. 19.02.2013).

3.Parâmetros Interpretativos no Direito Marcário

3.1. Música e jurisdição como atividades de intérpretes

De modo expressivo, Salvatore Satta afirmava que a expressão “juiz legislador” era uma contradição em termos, pois o juiz há de se pautar pela lei. No entanto, complementa: “se o juiz depende da lei, também a lei depende do juiz”, dada a imprescindibilidade da interpretação. “É através do juiz que a vida penetra na lei” 5 .

Francesco Carnelutti assemelha a arte do direito à arte musical, pois em ambas há a necessidade de um intérprete. A metáfora é bem adequada. O músico dá vida à partitura, tal como o juiz concretiza e atualiza, no contexto de um dado litígio, o sentido e o alcance da norma jurídica. Tentam ambos causar um efeito específico naqueles a quem se dirigem e se pautar de modo harmônico.

A hermenêutica das regras relativas às marcas deve se fazer com atenção à finalidade da norma e em consonância com todo o sistema jurídico.

3.2. Interpretação Finalística da Lei de Propriedade Industrial: a Multidimensionalidade da Função Econômica das Marcas

A aplicação do regime jurídico das marcas há de partir da consideração de seu propósito. Assim procedeu a Ministra Nancy Andrighi ao relatar Recurso Especial provido para reconhecer ao depositante de marca ainda pendente de registro o direito de zelar pela integridade material ou reputação do sinal distintivo, obstando sua deterioração. A motivação adotada principia pela explicitação da função econômica do artigo a ser interpretado:

A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96, configurando o interesse processual. 5. Recurso especial provido ( REsp 1292958-RS , j. 03.09.2013).

A compreensão econômica e funcional do instituto da marca...

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29 de Janeiro de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1196996507/29-marca-concorrencia-e-jurisdicao-jurisdicao-e-direito-privado-ed-2020